Tendance brevets outre atlantique : le contentieux, une classe d’actifs qu’attire les investisseurs tiers.

D’après l’article de Jack Ellis : « Patent litigation as an asset class », in IAM, 56, 11/12 2012, p. 43-50

Cet article rend compte de l’intérêt croissant des sociétés de financement de litiges commerciaux pour les litiges brevets en Australie, les Etats Unis, le Royaume Uni et l’Allemagne

Lorsque des PME sont victimes de contrefaçon de brevets, elles n’ont parfois pas d’autre choix que de subir, faute de moyens pour défendre leurs droits face à des entités ayant davantage de moyens et d’expérience. Les PME ont parfois recours à un partenaire capable de supporter le poids financier du litige mais le prix à payer peut être la cession du brevet à cette entité.

La solution pour ces PME pourrait être le financement de contentieux par un tiers. Le financement des litiges commerciaux est un phénomène relativement récent qui a vu le jour en Australie dans les années quatre-vingt-dix. Les principales sociétés dans ce domaine opèrent au Royaume-Uni et en Allemagne.

Aux États-Unis, le phénomène commence tout juste à prendre de l’Ampleur. L’auteur cite les principaux acteurs du marché mondial.

Le recours à un tiers financeur permet de défendre ses droits tout en restant titulaire de son brevet. Il ne concerne pas uniquement les entreprises disposant de peu de moyens. Il permet à l’entreprise de se lancer dans une action en justice sans avoir à mobiliser de trésorerie. En contrepartie, le tiers financeur perçoit un pourcentage sur les sommes recouvrées à l’issue du litige.

Le tiers financeur peut être sollicité par l’avocat de l’entreprise partie au litige. Les avocats ont souvent recours à un tiers financeur lorsqu’ils estiment que leur client a de fortes chances de l’emporter mais qu’il lui manque les fonds nécessaires.

La principale motivation pour le tiers financeur est l’importance du retour sur investissement, selon les affaires, entre 20 et 50 % des dommages-intérêts.

Les partisans du financement des litiges par un tiers avancent que ce système favorise l’accès à la justice en gommant les différences de moyens entre petites et grandes entreprises.

D’autres, au contraire, estiment qu’autoriser les investisseurs à parier sur l’issue d’un litige compromet l’efficacité du système judiciaire et que cela peut favoriser des actions en justice fantaisistes, introduites uniquement pour leur potentiel de retour sur investissement.

Il y a des avantages et des inconvénients à financer un litige de l’extérieur plutôt qu’à acquérir le brevet litigieux. Lorsque l’on choisit d’être tiers financeur, le risque est important et il doit être couvert. Une façon de se couvrir est de répartir le risque sur plusieurs brevets et dans plusieurs pays.

Le marché américain est pour l’instant le plus lucratif pour les tiers financeurs de litiges brevets. La question est de savoir s’il va le rester après la promulgation de la loi America Invents Act dont un des objectifs est de réduire le coût des litiges brevets. Les investisseurs ne semblent pas inquiets : le marché américain reste un des plus grands marché au monde et les juridictions américaines sont celles qui traitent le plus de litiges avec beaucoup d’argent en jeu. De plus, le retentissement médiatique qu’ont eu les transactions de ces derniers temps contribue à attirer l’attention des investisseurs potentiels.

 


 

Le Pôle Aerospace Valley

Le 8ème  Forum Technique des adhérents au Pôle Aerospace Valley se tiendra les 16 et 17 mai prochain au Palais de Congrès à  Arcachon. Des expositions permanents présentent des projets de recherche collaboratifs.

Lors de cette manifestation aurait lieu la présentation en avant première de la maquette de véhicule du futur « XPLORAIR » imaginé par Michel Aguilar, dont nous sommes fiers d’accompagner ses projets, tant sur le plan contractuel, que sur la protection des ses inventions par brevet.

Notre cabinet fait désormais partie des membres du 7ème collège au Pôle Aerospace Valley

 


 

Du nouveau sur les Indications géographiques concernant les produits non-agricoles

La Commission européenne a publié, le 22 avril 2013, une étude sur la possibilité d’étendre la protection des indications géographiques à des produits non-agricoles.

Cette étude est une contribution au débat actuel. Elle analyse le cadre juridique existant pour la protection des indications géographiques des produits non-agricoles dans les différents États membres de l’UE, les conséquences de son morcellement et envisage des solutions possibles.

Ses résultats seront présentés et discutés lors d’une audition publique organisée par la Commission le 22 avril 2013.

 


 

Les deux faces de protection du logiciel : avantage au brevet pour l’objectivité de ses critères d’appréciation.

 

Une œuvre n’est protégeable par le droit d’auteur que par l’empreinte de la personnalité du créateur.

En matière de logiciel, l’expression de l’originalité n’est pas recherchée dans la personnalité de l’auteur mais dans la traduction objective d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé dans les choix opérés. Or, cette notion d’apport propre résultant d’un effort intellectuel personnalisé dans une structure individualisée – retenue par la Cour de Cassation  - ne s’est jamais traduite dans les décisions des juridictions du fond. Les tribunaux en appellent aux notions de nouveauté, d’originalité, d’inventivité, d’empreinte de la personnalité, etc.

Un arrêt récent de la Cour de Cassation (1ère civ., 17 octobre 2012, n°11-21.641) vient confirmer cette « objectivisation » pour démontrer l’originalité d’un logiciel. Mais comment exprimer la notion d’effort intellectuel personnalisé en mettant de la chair aux vocables de référence (création, effort, propre, personnalisé, apport, etc.) sans se limiter à ces vocables.

La protection par brevet, en revanche,  offre de quoi exprimer la nouveauté et l’activité inventive en formulant, d’une manière directement adaptée à la situation technique nécessairement personnalisée, ce qui se différencie et ce qui ne se déduit pas de l’état de la technique.

Ainsi, dans le cas d’un algorithme présentant des fonctionnalités techniques brevetables, la protection par brevet permet – paradoxalement – de mieux définir l’apport et l’effort dit inventif et  qui relève bien de la personnalité de l’auteur.

 

 


 

Attention : l’Homme du métier doit être bien démasqué !

L’Homme du métier qui n’est pas identifié de manière suffisamment précise viole les articles de nullité des brevets européens ayant effet en France pour absence d’activité inventive.

La Cour de Cassation en a ainsi décidé. Pour elle, l’Homme du métier à désigner est celui du domaine technique où se pose le problème que résout l’invention.

Cette désignation permet de simplifier la définition de ce personnage de référence mais une telle désignation pourrait ne pas tenir compte de la réalité complexe de la technique : ainsi, des problèmes identiques peuvent se poser dans des domaines techniques différents (étanchéité dans les sous-marins et dans les véhicules spatiaux) ou des inventions peuvent se trouver à la croisée de plusieurs disciplines techniques (imagerie médicale).

 


 

L’arrêt IP TRANSLATOR : Exigences de clarté et de précision

Quand un libellé trop général correspondant à l’intitulé des classes devient une cause de refus à l’enregistrement de la marque. C-307/10 Chartered Institute of patent Attorneys/ Registrar of Trade Marks/ 19 juin 212

L’exigence de précision demandée dans la rédaction des libellés des produits et des services des demandes d’enregistrement de marques confirme l’importance de la rédaction des libellés pour designer des produits et services. 

Il dévient obligatoire, au risque de rejet, de rédiger de façon claire et précise le libelle des produits et services visés dans un dépôt de marque. 

L’utilisation d’un terme générique ou de l’intitulé des classes, sans précision sur les produits et services qui porteront réellement la marque déposée, est une cause de rejet à l’enregistrement. 

Cet exercice présente plus de risques quand il s’agit de marques destinées a distinguer des services, et notamment des services nouveaux et innovants. Parce qu’ils n’existent pas dans la nomenclature utilisée acceptées par les offices.

Un libellé doit faire transparaître l’activité désignée par la marque même si celle ci est nouvelle et originale. 

Il est a souligner que l’utilisation de la marque pour les services et les produits désignés lors du dépôt, doit être prouvée, sous peine de perdre les droits acquis par ce même dépôt.

 

Le brevet communautaire : toujours l’Arlésienne ?

Les multiples communiqués de presse annonçant l’adoption du brevet européen à effet unitaire (brevet communautaire) après plus de 30 années de pourparlers, sont particulièrement optimistes. En effet, partant du principe qu’il est essentiel que le système soit soutenu par une juridiction unifiée du brevet communautaire, celui-ci ne sera applicable qu’à partir du 1er janvier 2014 ou à la date d'entrée en vigueur d’un accord (entre au moins 13 états membres, dont la France, l’Allemagne et la le Royaume-Uni) sur une juridiction unifiée du brevet, la date retenue étant la plus tardive. Or, l’accord en cause est loin d’être acquis, tant sa mise en œuvre semble complexe au plan procédural : choix du siège de la juridiction (tout au moins de sa division centrale), coexistence en première instance avec des divisions locales (voire régionales) dans les autres états membres, choix des langues de la procédure …


 

Les conditions de mise en œuvre de la déchéance d’une marque pour défaut d’exploitation doivent être précisément définies -janvier 2013

Deux arrêts récents de la Cour de Justice de l’Union Européenne et de la Cour d’appel de Paris viennent de rappeler que, si le monopole d’exploitation conféré par une marque ne se justifie que si elle remplit sa fonction en étant exploitée, pour autant la déchéance pour défaut d’exploitation est une véritable exception au droit de propriété et les conditions de sa mise en œuvre doivent être précisément définies. Ainsi, dans le premier arrêt (Paris, 12 décembre 2012, n° 11/10084), la Cour décide qu’en l’espèce le demandeur à la déchéance ne justifie pas d’un intérêt à agir puisqu’il n’était pas prétendu que cette marque portait atteinte à ses droits. Dans le deuxième arrêt (CUJE,19 décembre 2012, aff. C-149/11), la Cour rappelle pour la énième fois que s’agissant d’une marque communautaire, l’usage n’est requis que dans l’un des pays membres en raison du caractère unitaire de la marque communautaire.

 

18 décembre 2012 :

Les dirigeants du Pôle Cancer Bio Santé invité à la Tribune Innovation du Medef 31 pour présenter les actions du Pôle en faveur des PME


6 décembre 2012 :

Le cabinet Junca intervient aux trophées INPI de l’Innovation 2012 en Midi-Pyrénées et participe à la table-ronde « Valoriser son portefeuille marques » - Centre des Congrès DIAGORA à Labège.


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